Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты
Покупка
Издательство:
Статут
Автор:
Ворожевич Арина Сергеевна
Год издания: 2020
Кол-во страниц: 179
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-8354-1624-0
Артикул: 742734.01.99
В монографии представлена разработанная автором теоретическая конструкция механизма зашиты нарушенных исключительных прав на патенто-охраняемые объекты. Автор раскрывает состав патентных нарушений, уделяя особое внимание сущности и пределам применения доктрины эквивалентов, критерию вины как субъективному условию ответственности. Рассматривает теоретические и практические проблемы, связанные с взысканием с нарушителей убытков или компенсации, предлагая существенно изменить сложившиеся подходы к их расчету. Исследует сущность и виды злоупотреблений патентными правами, правовые инструменты их пресечения.
Монография будет полезна юристам, специализирующимся в сфере интеллектуальных прав, студентам, аспирантам, а также всем, кто интересуется проблемами патентного права.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ÌÎÑÊÂÀ 2020 И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Т А Т У Т А.С. Ворожевич ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПАТЕНТООХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ Монография
УДК 347.77 ББК 67.404 В75 Автор книги Арина Сергеевна Ворожевич – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова. Рецензенты: А.Г. Серго – д-р юрид. наук, профессор кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин Российской государственной академии интеллектуальной собственности, профессор; С.А. Синицын – д-р юрид. наук, зав. отделом научных договорных работ, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доцент. Ворожевич, Арина Сергеевна. В75 Защита исключительных прав на патентоохраняемые объек ты : монография / А. С. Ворожевич. – Москва : Статут, 2020. – 179 с. ISBN 978-5-8354-1624-0 (в обл.) В монографии представлена разработанная автором теоретическая кон струкция механизма защиты нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты. Автор раскрывает состав патентных нарушений, уделяя особое внимание сущности и пределам применения доктрины эквивалентов, критерию вины как субъективному условию ответственности. Рассматривает теоретические и практические проблемы, связанные с взысканием с нарушителей убытков или компенсации, предлагая существенно изменить сложившиеся подходы к их расчету. Исследует сущность и виды злоупотреблений патентными правами, правовые инструменты их пресечения. Монография будет полезна юристам, специализирующимся в сфере интел лектуальных прав, студентам, аспирантам, а также всем, кто интересуется проблемами патентного права. УДК 347.77 ББК 67.404 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-311-00172. ISBN 978-5-8354-1624-0 © Ворожевич А. С., 2020 © Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2020
ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие .......................................................................................... 4 1. Нарушение исключительных прав на патентоохраняемые объекты ................................................................................................. 8 1.1. Состав нарушения исключительных прав на изобретения и полезные модели ......................................................8 1.2. Доктрина эквивалентов ................................................................20 1.3. Нарушение исключительных прав на промышленный образец .................................................................................................34 1.4. Угроза нарушения исключительного права как самостоятельное основание для применения мер защиты ..........................................................................................45 2. Действия, не представляющие собой нарушения исключительных прав ...........................................................................54 3. Меры защиты нарушенного исключительного права на патентоохраняемые объекты ...........................................................70 3.1. Пресечение действий, представляющих собой нарушение исключительного права (запрет на использование патентоохраняемого объекта) .............................................................70 3.2. Требование об изъятии материального носителя, в котором использованы патентоохраняемые объекты и об уничтожении такого носителя ....................................................73 3.3. Взыскание компенсации и убытков как меры ответственности за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект ............................................................77 4. Злоупотребления патентообладателями правом на защиту исключительного права: виды, способы пресечения ...........................115 5. Применения принципа эстоппель в делах о защите патентных прав ....................................................................151 Список литературы .............................................................................168
ПРЕДИСЛОВИЕ Основным вектором модернизации экономики государства в со временных условиях является инновационное развитие, т.е. разработка и эффективное внедрение патентоохраняемых объектов. В мировом масштабе все большее число компаний в качестве ключевых корпоративных активов рассматривают патентные права. Как справедливо отмечается в зарубежной доктрине, новые игроки на рынке производят продукты или услуги, основываясь не на природных ресурсах или недвижимости, а на интеллектуальной собственности 1. Сфера патентных отношений – крайне сложная для правового регу лирования. В ней наиболее остро (в том числе, в сравнении со сферой вещных правоотношений) проявляется конфликт разнонаправленных нескольких частных и общественных интересов, которые необходимо сбалансировать для эффективного функционирования всей патентной системы. В отличие от вещей патентоохраняемые объекты представляют со бой так называемые публичные блага. Использование такого объекта одним субъектом не уменьшает степени его доступности для других. В любой конкретный момент времени запатентованное решение может использоваться множеством лиц в их интересах. При этом некоторые из патентоохраняемых объектов обладают чрезвычайным социальноэкономическим значением: служат борьбе со смертельно опасными заболеваниями и иными глобальными угрозами; могут существенно эффективизировать производственный процесс и т.п. Таким образом, в свободном использовании разработок неограниченным кругом лиц существует значительный общественный интерес. Притом, что само по себе подобное использование является возможным в силу особенностей подобных объектов. В то же время важно понимать, что инновационная деятельность является, во-первых, крайне затратной. Во-вторых, рискованной и непредсказуемой. Так в 2018 г. компании из первой двадцатки рейтинга Global Innova tion 1 000 израсходовали на разработки и исследования более 214,5 млрд долл. Лидер рейтинга – мировой электронный ритейлер Amazon по 1 См.: Parr R., Smith G.V. Intellectual property: valuation, exploitation and infringement damages. New Jersey, 2005. P. 3.
Предисловие тратил на инновации 22,6 млрд долл. Затраты на R&D компании Alphabet/Google составили 16,2 млрд долл., Volkswagen – 15,8 млрд долл., Samsung – 15,3 млрд долл. 1 Вкладывая значительные средства, компании, как рационально действующие субъекты, ожидают, что их инвестиции окупятся. Это возможно лишь при ограничении доступа к разработкам всех иных лиц. В отсутствии системы исключительных прав, никто не стал бы платить правообладателям за использование созданных им разработок. При этом «последователи»-конкуренты вытеснили бы с рынка высокотехнологические товары разработчиков, так как в отсутствии необходимости инвестировать средства в исследования и опытноконструкторские работы могли бы предлагать свои товары по более выгодным ценам. Таким образом, исключительные права необходимы для обеспечения не только (не столько) частных интересов правообладателей в получении прибыли, но и общественных – в стимулировании разработчиков к вложению средств в создание новых решений и их воплощение в высокотехнологических товарах. Перед законодателем и правоприменителями в таком случае стоит важная и сложная задача по обеспечению эффективной защиты исключительных прав. У участников оборота должны быть серьезные антистимулы, предупреждающие несанкционированное использование чужих нематериальных активов – интеллектуальной собственности. В ином случае исключительные права теряют свою ценность, что приводит к крайне негативным последствиям не только для правообладателя, но и общества в целом. В качестве одного из основных условий вступления России в ВТО являлось обеспечение эффективной защиты интеллектуальных прав. Для реализации данной задачи государство предприняло серьезные меры. Были создан специализированный Суд по интеллектуальным правам. Внесены законодательные изменения в ГК РФ. Так, Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 35-ФЗ) 2 была введена ст. 1406.1 ГК РФ, предо ставившая патентообладателям возможность взыскать с нарушителя вместо убытков компенсацию, рассчитываемую двумя способами. 1 См.: The 2018 Global Innovation 1 000 study // Strategy : сайт. URL: https://www. strategyand.pwc.com/innovation1000 (дата обращения: 20.10.2019). 2 СПС «КонсультантПлюс».
Предисловие Между тем механизм ответственности за нарушения исключитель ных прав до сих пор далек от совершенства. Установление размера компенсации за нарушения исключительных прав на патентоохраняемые объекты в судебной практике зачастую носит произвольный характер. У российских правоприменителей отсутствует четкое понимание, какие обстоятельства должны в данном случае учитываться. Принятое Пленумом ВС РФ 23 апреля 2019 г. постановление № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 1 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10) в рассматриваемом аспекте не предложило новых четких правовых позиций и решений. Содержащиеся в нем разъяснения, посвященные защите исключительных прав, имеют весьма абстрактный характер и игнорируют ряд актуальных вопросов. Например, до сих пор не понятно, какие именно обстоятельства могут учитывать суды при взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права на использования, в то время как в зарубежных правопорядках разработаны специальные механизмы (многоуровневые «тесты») расчета убытков за нарушения патентных прав. Отсутствует в российской судебной практике единообразие и в части применения доктрины эквивалентов при решении вопроса, имело ли место в конкретном случае нарушение исключительного права. Отсутствует у российских судов и четкое понимание того, может ли правообладатель и при каких условиях взыскать с нарушителя полученный им доход от нарушения; как данный механизм соотносится с взысканием упущенной выгоды правообладателя обусловленной падением числа продаж запатентованного продукта. Было бы, однако, неверно рассматривать механизм защиты исклю чительных прав исключительно с позиции обеспечения нарушенных имущественных интересов правообладателя. Проблема в том, что патентные права нередко служат инструментами блокирования инновационной деятельности конкурентов, понуждения потенциальных лицензиатов к принятию обременительных обязательств, не связанных с предоставляемым правом. Правообладатели все чаще используют различные стратегии (включающие в себя стадии получения патентов, предъявления исков о нарушении исключительных прав, навязывания условий лицензионных соглашений и т.п.) патентной борьбы, заведомо направленные на получение несправедливых выгод и конкурентных преимуществ. Иными словами, патентообладатели действуют прямо 1 СПС «КонсультантПлюс».
Предисловие в противоречии с назначением исключительного права, препятствуя инновационному развитию в конкретной сфере. Механизм защиты нарушенных исключительных прав должен отвечать на подобные вызовы. Подобные правореализационные модели должны пресекаться системой. В мировом масштабе в настоящее время активно разрабатываются подходы к подавлению деятельности патентных троллей, пресечению злоупотреблений со стороны обладателей необходимых для стандарта патентов. Между тем в российском праве подобным проблемам до сих пор не уделяется должного внимания. Таким образом, складывается ситуация, при которой добросовест ные правообладатели не всегда могут возместить потери, связанные с нарушениями, в то время как недобросовестные участники, не заинтересованные в участии в инновационном обороте, могут «заработать» на принадлежащих им патентах. Перед учеными-правоведами стоит задача, с одной стороны, разработать эффективные механизмы защиты исключительных прав. С другой стороны, выработать подходы к пресечению злоупотреблений патентными правами. В первой главе данной книги автор раскрывает состав нарушений исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, проводит разграничение между нарушением исключительного права и угрозой нарушения. Во второй главе рассматривает способы свободного использования чужого патентоохраняемого объекта, определяющие содержательные границы исключительного права. Третья глава посвящена анализу мер защиты нарушенных патентных прав и проблемных вопросов, возникающих в связи с их реализацией. На основе изучения зарубежного опыта автором обозначены обстоятельства, которые должны учитывать российские суды при установлении размера взыскиваемых в рамках патентного спора убытков, компенсации. В четвертой главе рассматриваются различные злоупотребления исключительными правами, которые правообладатели допускают, обращаясь в суд с требованием о нарушении исключительного права. В том числе проанализированы стратегии патентного троллинга, злоупотребления со стороны обладателей необходимых для стандартов патентов (standard essential patent). С учетом особенностей различных рынков (цифрового, фармацевтического, медицинских изделий, электроники) определены возможные механизмы воздействия на правообладателей, стремящихся извлечь чрезмерные выгоды из своего господства над патентоохраняемым объектом. Наконец, пятая глава посвящена анализу доктрины патентного эстоппеля, связанного с историей патентной заявки, оспаривания патента.
1. НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПАТЕНТООХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 1.1. Состав нарушения исключительных прав на изобретения и полезные модели Противоправное поведение Нарушением исключительного права на патентоохраняемый объ ект выступает незаконное использование такого объекта иным лицом. В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Нельзя не заметить, что в случае с изобретениями законодатель воспринял так называемую доктрину эквивалентов, позволяющую расширить объектные границы исключительных прав – распространить господство правообладателя на продукты и способы, в которых заменены некоторые признаки запатентованного решения. К полезным моделям доктрина эквивалентов не применяется. Подобное законодательное решение вполне оправданно. К полезным моделям не предъявляется требование изобретательского уровня. У субъектов есть возможность получить патент на схожее решение тогда, когда в нем появились некие новые, ранее не описанные признаки. Замена одного признака может привести к созданию новой патентоспособной полезной модели. В сравнении с изобретениями полезные модели являются, как правило, более простыми решениями, чем изобретения. Они характеризуются меньшей инновационностью, чем изобретения, и как следствие, меньшей ценностью с позиции обеспечения научно-технического прогресса. В таком случае вполне закономерно, что объем контроля правообладателя полезной модели более узкий, чем сфера господства патентообладателя изобретения.
1. Нарушение исключительных прав на патентоохраняемые объекты Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнитель ных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (п. 123 Постановления Пленума ВС РФ № 10). Под использованием изобретения (полезной модели) понимается ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта (изделия), в котором воплощено данное изобретение (полезная модель), либо который получен запатентованным способом; осуществление запатентованного способа. Под изготовлением продукта следует понимать действия производ ственного характера, результатом которого является продукт (в правовом смысле – вещи), в котором воплощены признаки запатентованного решения. Под предложением к продаже следует понимать сделанную субъек том оферту, в которой достаточно определено и выражено намерение субъекта продать продукт, в котором воплощено техническое решение. Сама продажа при этом представляет собой форму реализации продукта, в котором воплощено запатентованное решение посредством договора купли-продажи. Под иным введением в оборот следует понимать реализацию продукта посредством иных, чем купля-продажа правовых механизмов, например, дарения, аренды и т.п. Под применением продукта следует понимать «его реализацию в соответствии с назначением» 1. Использование патентоохраняемого объекта несколькими спосо бами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Вместе с тем использование объекта одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели (например, введения продукта в оборот), образует одно нарушение исключительного права (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ № 10). 1 Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2009. С. 333.
А.С. Ворожевич. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты При использовании запатентованного решения по цепочке, каждый из участвующих субъектов несет самостоятельную ответственность за нарушение исключительного права. Представим следующую ситуацию. Завод произвел на основе запатентованного решения партию станков. Затем он передал ее магазину, который непосредственно реализовывал их потребителям. Предприятие закупило несколько станков для использования в своей производственной деятельности. В данном случае завод незаконно произвел и продал продукт, в котором воплощено изобретение. Магазин продал, а предприятие применило. Все обозначенные действия являются противоправными. Правообладатель может предъявить иск как ко всем троим, так и каждому из них по своему усмотрению. При этом ответственность таких лиц не носит солидарного характера. Каждый из субъектов несет самостоятельную ответственность. В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ, солидарный характер носит ответственность субъектов, которые совместными действиями нарушили чужое исключительное право. Данные ситуации самостоятельной и солидарной ответственности нескольких лиц были разграничены на уровне Справки о некоторых вопросах применения норм разд. III «Общая часть обязательственного права» части первой ГК РФ, за исключением гл. 23 («Обеспечение исполнения обязательств») (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 г. № СП-23/24). Как отмечено в п. 1 Справки: «При рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями лиц, к которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации». Совместное противоправное использование запатентованного ре шения будет иметь место, в частности, в следующих случаях. Например, два субъекта разрабатывают различные детали, из которых будет создан охватываемый патентом станок. Нетрудно заметить, что в тех случаях, когда техническое решение относится к продукту, для установления факта нарушения исключительного права необходимо, чтобы изобретение было воплощено в конкретном продукте. Объектные границы исключительного права на такие объекты «заданы» совокупностью продуктов, в которых использованы все указанные в формуле (или им эквивалентные) при